涉外貼牌加工（即OriginalEquipment Manufacturer, 簡(jiǎn)稱OEM），是指國內(nèi)加工方按照國外定作方的要求，加工國外定作方指定商標(biāo)的產(chǎn)品，并交付國外定作方，由國外定作方給付加工報(bào)酬的貿(mào)易模式。隨著我國與世界各國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的頻繁往來，目前國內(nèi)很多工廠都以該種貿(mào)易模式為自己的主營業(yè)務(wù)，但隨之而來的，也產(chǎn)生了很多問題，其中一個(gè)熱點(diǎn)問題就是貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)的使用及是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
有些國外定作方基于商業(yè)上的考慮，在委托國內(nèi)工廠進(jìn)行生產(chǎn)加工之初，并不打算進(jìn)入中國市場(chǎng)，故并未在中國申請(qǐng)注冊(cè)相應(yīng)商標(biāo)。但在貼牌加工過程中，國內(nèi)加工廠在加工商品過程中，一般都會(huì)按照國外定作方指示，將國外定作方在其本國所有的商標(biāo)貼附在相應(yīng)的商品上，并全部出口。
出于管理上的方便，有些國外定作方會(huì)在同一地區(qū)選擇多家工廠生產(chǎn)同一品牌的同類商品，故其貼牌加工商品雖不在中國銷售，但在當(dāng)?shù)赝袠I(yè)中仍具有一定的知名度。一些不法分子在獲知這些商標(biāo)后，搶先申請(qǐng)注冊(cè)，通過提起商標(biāo)侵權(quán)的訴訟的方式，迫使國外定作方與其進(jìn)行商標(biāo)轉(zhuǎn)讓談判，意圖以高價(jià)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)并獲利。由此引發(fā)出一個(gè)問題，即貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用及是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
2015年，最高人民法院在浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標(biāo)權(quán)再審案件中，給出了關(guān)于貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用及商標(biāo)侵權(quán)的指導(dǎo)性意見。在該份判決中，最高人民法院最終認(rèn)定：亞環(huán)公司受儲(chǔ)伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場(chǎng)上銷售，也就是該標(biāo)識(shí)不會(huì)在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可能性。商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識(shí)，其基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲(chǔ)伯公司公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“PRETUL”標(biāo)志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。
基于上述判決，目前在司法裁判中更傾向于認(rèn)定貼牌加工不構(gòu)成商標(biāo)使用，但這卻并不足以遏制商標(biāo)搶注行為。一些惡意商標(biāo)搶注人進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)后，進(jìn)行海關(guān)備案，在明知貼牌加工不構(gòu)成商標(biāo)使用的情況下，惡意申請(qǐng)海關(guān)查扣，通過妨礙國外定作方商品正常出口的方式，迫使國外定作方高價(jià)購買其商標(biāo)。
如上所述，一些國外定作方在中國委托生產(chǎn)的加工廠不僅一家，出口的貨物也不只一批，收到海關(guān)查扣通知后，國外定作方需針對(duì)不同廠家出口的每批貨物分別提交文件，分別在海關(guān)辦理放行程序。在該過程中，國外定作方需要向海關(guān)提交經(jīng)過其所在國公證認(rèn)證的文件以證明其權(quán)利基礎(chǔ)及國內(nèi)加工廠是經(jīng)過其授權(quán)合法使用相關(guān)標(biāo)識(shí)，而一般公證認(rèn)證所需的時(shí)間較長，從而查扣貨物時(shí)間加長。進(jìn)而，從海關(guān)最終做出“不能認(rèn)定侵權(quán)”的通知到最終放貨，一般也需要經(jīng)過2、3個(gè)月的時(shí)間，如遇到查扣貨物是流行性飾品（扣押時(shí)間過長會(huì)導(dǎo)致毀損褪色）或是其他同類季節(jié)性商品，即使海關(guān)最終做出“不能認(rèn)定侵權(quán)”的決定，放行貨物，但對(duì)于國外定作方及國內(nèi)加工廠來講，也因無法再行銷售而沒有實(shí)際意義，損失已經(jīng)在所難免。另一方面，即使國外定作方通過確認(rèn)不侵權(quán)訴訟獲得勝訴判決，也僅能針對(duì)每批貨物，每個(gè)加工廠分別進(jìn)行訴訟，這不僅提高了國外定作方訴訟的成本，同時(shí)也浪費(fèi)司法資源，且由于目前中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)判賠的金額過低，一般來講最終結(jié)果也并不足以彌補(bǔ)國外定作方的實(shí)際損失及維權(quán)成本。
同時(shí)，由于國外定作方并未在中國申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，其商品也未在中國市場(chǎng)流通，根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》的規(guī)定，很難通過商標(biāo)無效程序?qū)?duì)方惡意搶注的商標(biāo)無效，即使通過行政程序獲得支持，商標(biāo)惡意搶注人也會(huì)通過上訴、再審等方式延長訴訟期限，加大國外定作方損失，從而迫使其高價(jià)購買商標(biāo)。同樣，通過《商標(biāo)法》第48條第3款規(guī)定，連續(xù)三年不使用撤銷搶注商標(biāo)，，也將會(huì)面臨漫長的過程，從而增加國外定作方的損失。
那么隨之而來的問題是，如果購買商標(biāo)后，是否會(huì)因貼牌加工不構(gòu)成商標(biāo)使用而導(dǎo)致商標(biāo)被撤銷呢？
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